четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"
Источник: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/
Пункт 164 раздела “Право на товарный знак и право на знак обслуживания”.
Использованием товарного знака для целей статьи 1486 ГК РФ признается в числе прочего использование такого знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.
При использовании обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов судом должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на существо товарного знака вследствие такого использования.
Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на существо спорного товарного знака - остался ли он узнаваемым (отличаемым) для обычных потребителей соответствующего товара, - является вопросом факта, который устанавливается судом по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности
Источник: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5111/
Статья 5А, пункт С-2.
Применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.
***
Выше приведены ссылки на нормативные акты, которые содержат общие положения, касающиеся вопроса: “Обязательно ли использовать товарный знак именно в том виде, в котором он получил государственную регистрацию?”.
Можно понять, что данные акты не содержат конкретики, опираются на общие фразы, которые нельзя использовать в качестве руководства/правила/рекомендации по вариативности использования зарегистрированного товарного знака.
Что имеется в виду под - “изменением отдельных элементов, не меняющих существа товарного знака”?, “На основании чего проводится проверка судом”?, “Что входит в комплексный анализ судом зарегистрированного товарного знака и используемого обозначения”?
Очевидно, что, поскольку, нормативными актами не установлены строгие критерии, несоответствие которым влечѐт признание используемых изменений меняющими существо товарного знака, то оптимальным вариантом будет обратиться к судебной практике, поскольку именно в суде и решается вопрос о возможности аннулировании товарного знака в связи с его неиспользованием.
Но перед этим стоит провести параллель между непосредственным использованием товарного знака с определенными изменениями и внесением изменений в государственный реестр товарных знаков по ходатайству правообладателя в Роспатент:
Рекомендации по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров РФ.
Роспатент рассматривает заявления о внесении изменений в государственный реестр товарных знаков. Согласно административным рекомендациям, несущественными изменениями считаются:
-
Незначительное изменение цвета (например, изменение оттенка, но не базового цвета);
-
Незначительное изменение шрифта (например, переход от Times New Roman к Calibri);
-
Незначительное изменение изобразительных элементов (исключение мелких деталей);
-
Незначительное изменение неохраняемого элемента (например, добавление слова в рекламный слоган).
Существенными изменениями считаются:
-
Полное изменение цветовой гаммы (например, с зеленого на красный);
-
Существенное изменение шрифта (например, переход с Times New Roman на декоративный Algerian);
-
Удаление охраняемых элементов товарного знака;
-
Изменение семантики знака (например, "Лесник" → "Лесная").
Таким образом, Роспатент учитывает визуальное восприятие изменений, но не устанавливает строгих критериев, что делает процесс субъективным.
Судебная практика: спорные вопросы
Если товарный знак используется в измененном виде, суд может признать его неиспользованным, что приведет к его аннулированию. Рассмотрим несколько показательных дел:
-
Дело № СИП-880/2020: суд признал, что использование товарного знака в ином языке (например, русское слово в латинице) меняет его существо.
-
Дело № СИП-745/2021: использование "GORYNYCH" вместо зарегистрированного знака признано допустимым, но кассационная инстанция отменила это решение, указав на значительное изменение существа знака.
Источник: https://clck.ru/367GMj -
Дело № СИП-380/2015: если товарный знак комбинированный (слово + изображение), а используется только его словесный элемент, суд может как признать его использованным, так и отказать в признании (решение зависит от восприятия потребителями).
Источник: https://clck.ru/367Gaj
-
Дело № СИП-697/2021: изменение цифр в зарегистрированном знаке признано существенным, так как оно изменяет визуальное восприятие.
Источник: https://clck.ru/367HL9
Источник: https://clck.ru/367GMj
Положения законодательства о товарных знаках формулированы расплывчато, что приводит к неоднозначной практике применения. Вопрос о допустимости изменений рассматривается индивидуально и зависит от субъективного мнения экспертов и судей.
Общие рекомендации для правообладателей:
-
Используйте товарный знак в зарегистрированном виде, если не хотите рисковать его аннулированием.
-
Для внесения изменений в товарный знак обращайтесь в Роспатент. Даже если вам откажут, ваша регистрация останется в силе.
-
Создавайте серию товарных знаков, если предполагается использование разных вариантов.
-
Избегайте значительных изменений, особенно связанных с цветами, шрифтом, изобразительными элементами и языковым оформлением.
-
Судебные разбирательства – это всегда риск. Если ваш знак оспаривает третье лицо, и суд сочтет изменения существенными, можно полностью потерять исключительные права.
Ответы на частые вопросы
-
Можно ли использовать товарный знак в измененном виде? Да, если изменения несущественные.
-
Есть ли четкие критерии допустимых изменений? Нет, их оценка субъективна и зависит от судов и Роспатента.
-
Как минимизировать риски? Регистрация нескольких товарных знаков и консультации с юристами помогут избежать споров.
Вывод: если вы хотите защитить свои права на товарный знак, будьте осторожны с изменениями и следуйте установленным процедурам!
Автор статьи: юрист-патентовед Чорноба Вадим Витальевич